13.08.19 ore 16.04

Definizione di attività di R&S finalizzato allo sviluppo, mantenimento e accrescimento del valore dei beni

Capire e analizzare quali possono essere le attività di Ricerca e Sviluppo relative alla Patent Box

Ai sensi dell’articolo 1, comma 41, della legge di stabilità 2015 “Le disposizioni dei commi da 37 a 40 si applicano a condizione che i soggetti che esercitano l’opzione di cui al comma 37 svolgano le attività di ricerca e sviluppo, anche mediante contratti di ricerca stipulati con società diverse da quelle che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa ovvero con università o enti di ricerca e organismi equiparati, finalizzate alla produzione dei beni di cui al comma 39”.

Al riguardo, l’articolo 8 del decreto Patent Box con riferimento alle definizioni di attività di ricerca e sviluppo – finalizzate allo sviluppo, mantenimento e accrescimento del valore dei beni di cui all’articolo 6 – ne individua le attività.

In base al comma 1, punto (i), dell’articolo 8 del citato decreto sono classificabili nella “ricerca fondamentale”: “i lavori sperimentali o teorici svolti per acquisire nuove conoscenze, ove successivamente utilizzate nelle attività di ricerca applicata e design”.

Secondo il successivo punto (ii) sono classificabili nella “ricerca applicata” le attività di:

  • “ricerca pianificata per acquisire nuove conoscenze e capacità, da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o apportare miglioramenti a prodotti, processi o servizi esistenti, in qualsiasi settore della scienza e della tecnica”;
  • “lo sviluppo sperimentale e competitivo, con ciò dovendosi intendere l’acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l’utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati”;
  • “le altre attività destinate alla definizione concettuale, concernente nuovi prodotti, processi o servizi, e i test, le prove e le sperimentazioni necessari ad ottenere le autorizzazioni per la immissione in commercio dei prodotti o l’utilizzo di processi e servizi”.

Sono inoltre classificabili nello “sviluppo sperimentale” le attività di: costruzione di prototipi e campioni, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, i test e la convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, e la realizzazione degli impianti e delle attrezzature a tal fine necessari”;

In base al punto (iii) sono classificabili nel “design” le attività di:

  • “ideazione e progettazione di prodotti, processi e servizi, ivi incluso l’aspetto esteriore di essi e di ciascuna loro parte”;
  • “le attività di sviluppo dei marchi”, intesa quale ideazione, progettazione ed elaborazione degli stessi.

Secondo il punto (iv) rientrano nelle attività di ricerca e sviluppo “l’ideazione e la realizzazione del software protetto da copyright», ivi incluse anche le attività di elaborazione e adeguamento dello stesso.

In base al punto (v) rientrano nelle attività di ricerca e sviluppo le attività di: “ricerche preventive, i test e le ricerche di mercato e gli altri studi e interventi anche finalizzati all’adozione di sistemi anticontraffazione”.

Rientrano in tale attività, ad esempio, le consulenze propedeutiche alla brevettazione o registrazione (studi su brevettabilità – ricerca di anteriorità, o su registrabilità – ricerca di novità, freedom to operate), le due diligence, gli studi di fattibilità, gli studi ed interventi finalizzati all’adozione di sistemi che consentano l’individuazione di un prodotto autentico da uno contraffatto quali, ad esempio, sistemi di tracciabilità e rintracciabilità.

  • “il deposito, l’ottenimento e il mantenimento dei relativi diritti, il rinnovo degli stessi a scadenza”.

Rientrano in tale attività, ad esempio, il deposito della domanda di privativa industriale presso un Ufficio nazionale, comunitario o organismo internazionale (es. DGLC-UIBM, EPO, EUIPO) comprese le eventuali relative estensioni (es. attraverso le procedure internazionali EPO o WIPO); le possibili conversioni tra domande (ad esempio: la domanda di brevetto per invenzione si può convertire in una domanda di brevetto per modello di utilità o viceversa).

Sono comprese nelle predette attività ogni istanza ad esse connesse, comprese le eventuali traduzioni.

Per “mantenimento in vita”, si intendono generalmente le attività amministrative necessarie affinché il titolo di proprietà industriale non incorra in decadenze. Tali attività consistono tipicamente, salvo eccezioni, nel pagamento di diritti di concessione annuali o pluriannuali all’Ufficio concedente (ad esempio: per i brevetti per invenzione industriale nazionali dal sesto al ventesimo anno è dovuto annualmente il pagamento di diritti), ovvero nella presentazione di una domanda di rinnovo (“rinnovazione”) del titolo all’ente concedente entro una determinata scadenza (ad esempio: per i marchi nazionali, la cui registrazione dura dieci anni, occorre presentare all’Ufficio concedente ogni dieci anni una domanda di rinnovazione per un eguale periodo).

Le suddette attività possono essere svolte direttamente dal titolare o da un mandatario (tipicamente un consulente in proprietà industriale o un avvocato);“la protezione di essi, anche in forma associata e in relazione alle attività di prevenzione della contraffazione e la gestione dei contenziosi e contratti relativi”.

Per attività di “protezione” si intendono: le azioni giudiziali, stragiudiziali ed amministrative in materia di proprietà industriale (ad esempio: l’azione giudiziale per contraffazione; per i marchi, l’azione per nullità davanti all’EUIPO; le misure di tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali previste dal regolamento UE n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 giugno 2013; le diffide e costituzioni in mora; la predisposizione di accordi di segretezza; trascrizione o annotazione nei registri di pubblicità legale).

Per attività di “prevenzione della contraffazione” si intendono le attività di formazione ed informazione del personale interno all’azienda; le attività connesse al supporto e promozione delle politiche in materia di lotta alla contraffazione e proprietà industriale, siano esse svolte individualmente che attraverso associazioni aventi analoghe finalità; le attività di monitoraggio e controllo del mercato, anche on-line.

Secondo il punto (vi) del comma 1 dell’articolo 8 del decreto attuativo, rientrano nelle attività di ricerca e sviluppo le attività di: “presentazione, comunicazione e promozione che accrescano il carattere distintivo e/o la rinomanza dei marchi, e contribuiscano alla conoscenza, all’affermazione commerciale, all’immagine dei prodotti o dei servizi, del design, o degli altri materiali proteggibili”.

Rientrano in tale ambito, ad esempio, le attività pubblicitarie e fieristiche.

La normativa parla molto chiaro e le casistiche prese in considerazione sono differenti, se vuoi aver la certezza che le tue azioni di Ricerca e Sviluppo possano ricadere all’interno delle agevolazioni per il Patent Box allora contattaci per una consulenza più dettagliata.

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